專利法第三十九條規定，發明專利申請經實質審查沒有發現駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予專利權的決定，發給發明專利證書，同時予以登記和公告。發明專利權自公告之日起生效。因此，發明專利申請要想獲得授權必須先經過實質審查。
在實質審查過程中，審查員會對申請日以前公開的現有技術進行檢索以對發明專利的新穎性以及創造性進行評判。審查員進行檢索的現有技術包括專利文獻以及非專利文獻。其中，非專利文獻包括論文、期限雜志、教材以及網頁內容等等。審查員最終檢索到用于評述發明新穎性和創造性的對比文件的權利人可以是他人也可以是發明專利申請的權利相關人。權利相關人包括申請人或者發明人。
例如，當對比文件是權利相關人在申請日以前公開的論文時，往往會出現發明專利的申請文件和論文的實質內容基本一致的情況，甚至可能出現論文比發明專利的申請文件公開了更多技術細節的情況。因為在專利申請過程中，發明人不大可能會提交一份像論文那樣詳細的技術交底。此時，想要獲得發明專利的授權就成為了一件比較困難的事情。當對比文件是權利相關人自己提交的并在申請日以前公開的專利文獻時，通常對比文件和當前發明專利的申請文件并不會構成實質相同，而是會存在一定的區別技術特征。此時，能否授權很大程度取決于該區別技術特征是否能夠滿足關于創造性的要求。并且，區別技術特征還存在著極大的被審查員認定為是本領域的慣用手段，本領域技術人員能夠顯而易見地得到的風險，從而給授權過程埋下了雷區。
那么，在專利申請過程中要如何避免踩到這樣的雷區呢？個人認為需要代理人和申請人的共同努力。
對于代理人而言
對于代理人而言，應該具備敏銳的信息捕捉能力，通過研讀技術交底后，與跟發明人以及企業專利工程師的溝通過程中，需要對當前申請文件是否存在對創造性有影響的申請在先的專利文件或者公開在先的論文進行確認，尤其是在改進型的專利申請過程中需要特別注意。在了解到存在會影響創造性的申請在先的專利時，需要及時跟申請人確認該申請在先的專利文獻當前的案件狀態，并根據案件狀態給申請人提供合適的建議：
1) 申請在先的專利還未進入公布準備階段
專利審查指南中明確說明，撤回專利申請或者放棄專利申請的提前公開在專利申請進入公布準備后提出的，申請文件照常公布或者公告。因此，處于公布準備階段的專利申請的公開已經成為必然，只是公開時間無法預知而已。
對于還未進入公布準備階段的申請在先的專利，當其還在優先權期限內時，可以建議客戶要求優先權重新遞交一份專利申請，從而推遲申請在先的專利的公開時間。當申請在先的專利已經過了優先權期限時，則可以建議客戶對案件進行價值分析后決定是否可以通過主動撤回該申請來確保其不會被公開，進而不會成為當前專利申請在授權過程的雷區。當然，即便是申請在先的專利還在優先權期限內，也可以通過主動撤回該申請來確保其不會被公開。當申請在先的專利是發明專利且提交了提前公開時，可以向國家知識產權局提交一份放棄提前公開的意見陳述書來放棄提前公開，以推遲申請在先的專利的公開時間。
2)申請在先的專利已經被公布
當申請在先的專利已經被公布時，其已經構成了當前專利申請的現有技術。此時，只能盡可能詳細了解申請在先的專利所公開的技術內容，從而清晰準確地把握當前案件的核心發明點，并盡可能多與發明人進行技術溝通，以通過對發明點進行橫向和縱向的挖掘擴展來強化發明點，進而提高授權幾率。
3）申請在先的專利處于公布準備階段
當申請在先的專利處于公布準備階段時，申請人以及代理人都無法知曉專利申請的公開時間。此時需要盡可能地去為當前專利申請獲得一個較早的申請日，從而確保其申請日能夠在申請在先的專利的公開日以前。此時代理人可以加急處理以確保專利申請文件能夠及時遞交至國知局。但是，如果處理時間過于緊迫，則可能會影響到專利質量，因此可以建議申請人就該專利申請向國家知識產權先以搶占時間為主的申請文件進行提交，后續可再在優先權期限內，進一步地對該申請文件進行完善后，通過要求優先權的方式重新遞交一份專利申請，以確保該專利申請的質量。當然，該方法也可以適用于前面所述兩種情況中的任一種。
當然，如代理人在溝通過程中了解到權利相關人員需要就當前專利申請的技術內容進行論文申請時，需要提示權利相關人員必須在申請文件遞交國家知識產權局后再去公開該論文。如果論文已經公開，則可以參照前面2）的情況進行處理。
對于申請人而言
對于申請人而言，可以從以下幾個方面入手，來避免上述情況的發生：
1）履行告知義務
在進行專利申請過程中，申請人應該及時告知代理人專利申請的相關信息，比如已經就改進前的方案進行過專利申請或者論文申請等信息，以確保代理人能夠知曉相關信息，從而可以在專利撰寫過程中提早為答復過程進行布局規劃。
2）強化保密意識
強化技術相關人員的保密意識，在技術進行專利申請之前杜絕將相關文件公開于網頁、期刊雜志的事故發生。
3）選擇合適的申請策略
在專利申請的過程中充分考慮技術的完善度來確定相應的申請策略。例如，對于一些尚處于研發階段尤其是預研階段的技術，由于技術尚不成熟，在進行專利申請時，盡量申請發明且不提提前公開，從而為自身爭取到18個月的技術完善時間，并在技術完善過程中及時提交相關專利申請。當然，對于前期布局的專利，可以在優選權期限內根據技術的研發方向以及完善程度來決定是否要提前公開以及是否需要變更案件類型。當需要變更案件類型時，可以在優選權期限內要求優先權重新遞交一份專利申請。
4）完善專利管理機制
通過完善的專利管理機制來對專利申請的相關事宜進行監控，例如加強對專利申請過程中的分類管理，從而確保企業內部的相關人員能夠及時了解企業自身已經就某一技術進行專利申請的情況，從而以避免由于溝通或者信息分享不及時導致的多個發明人就同一個技術點進行申請或者提交與在先申請極為相似的專利申請的問題發生。
結語
在實務操作過程中可能還存在很多其他的可行方案來解決“踩雷”問題，但是不管哪種方案均需要雙方共同的努力來為專利申請掃清障礙。 如果貴司有專利申請，歡迎隨時咨詢威海專利申請-惠誠，咨詢熱線：0631-5166712。山東惠誠知識產權代理有限公司是專業的綜合性知識產權服務機構，專業提供國內外商標注冊、國內外專利申請、版權登記、技術轉移、知識產權評估、高薪認定、貫標服務、知識產權維權訴訟等一站式全產業鏈知識產權服務機構。
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