國家工商行政管理總局商標評審委員會
法務通訊
(2014)第2 期
(總第63期) 2014年7月
2013年商標評審案件行政訴訟
情況匯總分析
一、基本情況
2013年，商評委裁決商標評審案件14.42萬件，當事人不服商評委裁決，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟的案件計1760件，與2012年的2525件相比下降了30%，占商標評審案件裁決數量的1.22%，與往年約4%的起訴率相比下降較大;進入北京市高級人民法院二審程序的商標評審案件有881件;進入最高人民法院再審聽證程序或再審程序的案件有57件。2013年，商評委共收到法院一審判決2004份，二審判決1158份，再審判決43份。在法院已審結的案件中，商評委2013年一審勝訴率為82.8%，二審和再審亦保持了較高的勝訴率。
二、主要特點
(一)評審案件審結量大、起訴信息滯后導致起訴率有所下降
新《商標法》對商標審查審理時限作了明確規定，為了保證新法順利實施，確保案件審理符合法定時限要求，商評委深度挖潛，2013年共審結完成商標評審案件14.42萬件，相當于以往4年工作量的總和。在相關后續流程工作人員數量不變的情況下，因案件審結量大幅增加導致了評審決定、裁定打印、交郵時間延長，加之我委收到法院起訴信息的時間一般為交郵日后三、四個月，具有一定的滯后性，導致部分2013年做出的評審決定、裁定，我委于2014年才收到法院的起訴通知。由于上述因素，導致2013年的起訴率有所下降。
又因大量的2013年審結的案件于2014年收到起訴通知，也使得我委2014年的一審應訴量大幅增加。僅2014年第1季度，我委就收到了一審應訴通知約2160件，超出了2013年全年的一審應訴量。
(二)商評委與法院分歧焦點與往年相比變化不大
從一審的敗訴數據來看，2013年度主要敗訴原因比例及其與上年的變化統計見下表：
2013年2012年
商標近似26$%
商品類似22$%
馳名商標17%5%
采信新證據7%
其他在先權利8%5%
十條一款(八)項“不良影響”5%6%
顯著性4%5%
搶注在先使用并有一定影響的商標2%4%
情勢變更2%0.8%
文件送達舉證2%4%
對上表數據分析可以看出，2013年，商評委與法院的分歧焦點較2012年基本變化不大，因商標近似和商品類似判定存在分歧仍然是我委敗訴的主要原因，占所有敗訴案件的48%。其他敗訴原因中，因馳名商標條款認定與法院存在分歧導致敗訴的案件比例有所上升，由2012年的5%上升為17%，其中部分是我委認為馳名商標證據不足或商品類別差別較大無法給予跨類保護，而法院卻對此給予了馳名商標保護，也有部分案件是我委認定了馳名商標或給予跨類保護，而法院則未予支持，具體情況下文將詳細分析。
因“搶先注冊在先使用并有一定影響的商標”條款敗訴的案件比例逐年下降，2011年的比例為7%，2012年的比例為4%，2013年進一步下降為2%，這充分說明我委與法院在用足用好相關條款，大力制止惡意搶注方面已經形成共識，審理標準基本保持一致。
因法院認為我委未完成評審材料已送達當事人的舉證責任而敗訴的案件比例于2012年由上年的0.4%激增到4%，但2013年該比例下降了2%。法院充分考慮了商標評審案件以書面審理為主、因審理時間超出一年而無法提供送達證據的客觀實際，從節約行政和司法成本的角度出發，在部分案件中對于雖然我委無法提供原告收到案件相關材料的證據，但被訴裁定理由和結論均無不當，原告除主張送達程序違法之外未提出實體上的主張或證據，或者其主張或證據明顯不能成立的，法院在認定送達程序不當的基礎上，判決駁回原告的訴訟請求。
三、具體情況分析
(一)商品類似的判定
2013年一審敗訴案件中，因商品類似判定存在分歧導致法院一審撤銷我委決定或裁定的案件比例占所有敗訴案件的22%，與2012年23%的比例基本持平，仍然是僅次于商標近似判定的第二大敗訴原因。
敗訴的案件中絕大多數是我委依據《類似商品和服務區分表》(以下稱區分表)判定不構成類似商品/服務，而法院突破區分表，認為構成類似商品/服務。但也有部分案件，我委綜合考慮惡意、商品關聯性、引證商標知名度或獨創性等要素突破區分表，判定構成類似商品/服務，而法院認為不構成類似商品/服務，例如，在第G995295號
值得注意的是，2013年我委因商品類似判定敗訴的案件中有超過一半的案件是有關第25類商品類似判定的。雖然第十版的區分表中對第25類商品的類似群組劃分進行了調整，對2501-2505服裝類商品全部交叉檢索，歸為類似商品，但是服裝類商品和鞋、帽、襪、手套、領帶、圍巾、腰帶等商品還是分為不同的類似群組。從目前法院判決來看，第25類商品上基本是全部突破判定為類似商品，在商標近似的情況下，我委依據區分表未判定為類似商品的案件基本上都被法院判決撤銷。目前我委面臨兩難選擇，一方面，若繼續依據區分表的類似群進行判定，當事人起訴至法院必然會導致敗訴重裁，浪費了行政資源和成本;另一方面，若完全與法院標準保持一致，第25類商品全部突破判定為類似商品，則會導致復審程序與商標局注冊審查程序的標準不一致，造成審查標準上的混亂，影響商標行政機關決定的權威性和當事人對行政行為的可預期性。對此我委應積極應對，就該問題積極進行溝通協調，爭取盡快達成審查標準上的一致。
應該說，區分表在商標注冊程序中發揮著重要的作用，在指定商品申報、商品類別劃分和商品類似判定上以區分表為基本依據，對于提高行政效率、保證行政決定的統一性具有重要意義。同時在商標確權程序中，從公平優先兼顧效率的角度出發，根據商品的客觀屬性和個案具體情況對商品類似與否進行綜合判定，部分情況下突破區分表判定構成類似商品亦無可厚非。但是，過分強調商品類似判定上的個案原則，會使商品類似的判定標準彈性過大，造成實踐中認識上的混亂，甚至可能會模糊普通商標在類似商品上的禁止權與馳名商標在跨類商品上的禁止權之間的界限，破壞商標法(除特別說明外，本文所指的商標法均指2014年5月1日起實施的新商標法)第三十條和第十三條之間的立法平衡。因此，突破區分表應重點把握以下兩個原則：
1.以禁止混淆為原則，全面評述，綜合判定。
商標法第三十條規定，申請注冊的商標不得同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似。從該法條的字面含義來看，商標行政機關在對申請商標進行相對理由審查時，必須對商標是否近似以及商品是否類似進行判定，從而做出該申請商標注冊是否應予初步審定的決定。但需要強調的是，對商標近似與商品類似與否進行判定僅僅是法律適用要件，而絕非該條款的立法目的。該條款的立法目的是從保護在先商標實現區別商品來源功能的角度出發，避免引起相關公眾的混淆，損害在先商標權人的利益和消費者的利益。因此，在適用該條款對商標近似與商品類似與否進行判定時，應以是否可能會造成相關公眾混淆為根本標準，不可望文生義，以偏概全地僅僅局限于對商標標識本身的比較和對商品客觀屬性的歸類判定上。商標法第五十七條之(二)中，將“容易導致混淆的”作為在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標構成商標侵權的要件，就充分體現了“禁止混淆”這一商標權保護的基本原則。
就商品類似的判定而言，對于何種情況下相關公眾會認為不同的商品直接存在特定聯系，或容易造成混淆，首先，離不開對商品本身客觀屬性的分析與對比，包括主要原料、生產部門、生產工藝、功能、用途、銷售場所、消費對象等，這應該是判定商品是否類似的基礎，區分表可以作為重要的參考依據。其次，還應該根據個案的情況，綜合考慮引證商標的獨創性與知名度，兩商標的近似程度，引證商標所有人的多元化經營程度和系爭商標申請人的主觀意圖等多種因素。一般情況下，若相同或近似的商標使用在不同的商品上，會使相關公眾認為上述商品是由同一主體提供，或者提供的主體之間存在特定聯系，就可以判定上述商品構成類似商品。
鑒于突破區分表需要在每個案件中對上述要素予以綜合考慮，具有個案性，而法院判決和行政機關的決定或裁定實際上具有一定的導向性和示范性，為避免造成認識上的混亂，在突破區分表的案件中，應當就個案中類似商品的判定進行全面分析，特別是可能影響類似判定的個案因素，應予以明示。
2.注意厘清與馳名商標跨類保護之間的界限。
商標法在制度設計上，給予了普通商標和為相關公眾所熟知的馳名商標不同的保護程度。對于普通商標，其禁用權范圍為相同或類似商品，而對于具有較高知名度的馳名商標，則可以從避免馳名商標顯著性和聲譽受損的角度出發，獲得“跨類”保護。值得注意的是，所謂馳名商標獲得“跨類”保護，并非特指只有馳名商標才能獲得跨商品類別的保護，在以是否容易導致混淆為原則對商品類似進行判定的情況下，跨類別判定不同商品構成類似商品的情況并不少見。馳名商標“跨類”保護應是與普通商標在“類似”商品上獲得保護相對應的概念，更確切的表述應為馳名商標可以在 “非類似”商品上獲得保護。
突破區分表對商品類似進行判定，必須注意厘清普通商標保護范圍與馳名商標跨類保護之間的界限。一方面，根據商標法明確表達的馳名商標“按需認定”的精神，對于關聯性較強的，相關公眾可能會認為不同商品是由同一主體提供，或者提供的主體之間存在特定聯系的，就可以突破區分表判定構成類似商品，從而適用商標法第三十條予以規制。另一方面，也應防止過于靈活判定商品類似而導致馳名商標保護條款虛化。對于客觀屬性差別較大，相關公眾不會產生混淆，但是在不同商品上的使用可能會使馳名商標所有人長期建立起來的該商標與指定商品之間的強烈聯系被弱化或者丑化，或者不當利用馳名商標聲譽的情況，還是應通過馳名商標條款給予跨類保護。
(二)馳名商標的舉證要求與保護范圍
1.馳名商標的舉證要求
商標法第十四條規定了認定馳名商標應當考慮的因素，包括相關公眾對該商標的知曉程度，該商標使用的持續時間，該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍，該商標作為馳名商標受保護的記錄以及該商標馳名的其他因素。該規定原則性較強，在個案中還需要對當事人提交的證據予以綜合考量。目前，容易產生分歧的主要有以下兩個方面：
一是有資質的會計師事務所、具有公信力的權威機構、行業協會出具的相關報告或證明的證明效力問題。為保證有關馳名商標證據的真實性和客觀性，在《商標評審委員會審理涉及馳名商標認定案件的工作規范意見》中，我委將有關申請人經濟指標的審計報告、稅務機關出具的納稅證明、廣告費專項審計報告、民政部登記的全國性行業協會出具的申請人或者引證商標使用商品/服務的全國同行業排名情況的證明等作為判定引證商標是否構成馳名商標的重要參考，并要求當事人提交原件或者經公證的復印件。但是，在行政訴訟中出現了會計師事務所出具的審計報告中的數據與企業工商年檢內容差距較大、有其他證據證明行業協會出具的行業排名并不真實、廣告費專項審計報告缺乏相關證據支持等原因而導致法院對其真實性不予認可的情況。
理論上，具有資質的會計師事務所出具的有關經濟指標和廣告費的審計報告應該是較為客觀的反映了企業的經營狀況，但是鑒于目前實踐中出現了若干審計報告造假的案例，我委在馳名商標認定的證據采信上應更加客觀的看待審計報告證據。有關企業經營情況、引證商標宣傳情況應該綜合與引證商標有關的銷售合同和發票，廣告合同和發票，廣告宣傳載體和影響范圍、持續時間等多種因素綜合判定，審計報告應僅僅只是一個參考因素而非必要條件。
對于民政部登記的全國性行業協會出具的申請人或者引證商標使用商品/服務的全國同行業排名情況的證明，從證據性質來看其屬于證人證言，證明效力較低，應該結合其他證據予以綜合考量。而待證年份當年或次年產生的、公開發布的相關行業排名的證據應具有較強證明力。
二是對于曾經受到過馳名商標保護的商標或者外國企業所有的，中國境內注冊并長期使用、客觀上具有較高知名度商標的舉證責任減輕的標準問題。
商標法第十四條明確將該商標作為馳名商標受保護的記錄作為認定馳名商標應當考慮的因素;許多中國境內注冊并長期使用、具有較高知名度的商標，其國外所有人出于保護商業秘密的目的，往往不愿意提交相關合同、發票等證據，而提交較為公開的資料，如其商標的注冊情況、引證商標的宣傳證據和獲獎證據、專賣店或分支機構分布情況等。目前商評委和法院已基本達成共識，對上述兩類商標可適當降低舉證責任，但是具體降低到什么程度即可，還缺乏統一的標準。例如，在第1009341號“愛馬仕”商標爭議案中，法院一審和二審均認為在案證據不足以證明“HERMES及圖”商標構成馳名商標，判決維持商評委裁定，但是在第4031298號“Hermes Epitek及圖”商標異議復審案中，法院一審認為在案證據可以證明“HERMES及圖”商標構成第18類、第25類商品上的馳名商標，跨類保護至測量裝置等商品，判決撤銷我委裁定。在其他若干案件中，法院采信新證據或降低舉證責任認定樂天、歐泊萊、多美滋為馳名商標，判決撤銷我委裁定，但是在第3573130、3573131號商標爭議案和第5063600號商標異議復審案中，法院一審認為在案證據不足以證明HUGO BOSS系列商標構成馳名商標;在第3085481號商標異議復審案中，法院一審認為在案證據不足以證明“NIKE”商標構成馳名商標;在第4317298號商標異議復審案中，法院一審認為在案證據不足以證明“益達”商標構成馳名商標;在第4101723號商標異議復審案中，法院一審認為在案證據不足以證明“RADO”商標構成馳名商標;在第4556585號商標異議復審案中，法院一審、二審認為在案證據不足以證明“沃爾瑪”商標構成馳名商標，均判決維持了我委裁定。
對此，我委一方面應從制止惡意攀附他人較高知名度商標商譽，損害他人利益的角度出發，繼續加大對曾經受到過馳名商標保護的商標或者在中國境內注冊并長期使用、客觀上具有較高知名度的“國外商標”的保護，降低對此類商標的舉證責任要求;另一方面，應就此問題與法院進行溝通交流，以期能夠形成具有共識性的標準。
2.馳名商標的保護范圍
馳名商標經過長期使用、廣泛宣傳，在相關公眾中具有較高的知名度，試圖借助其聲譽打擦邊球、傍名牌的行為也較之普通商標更為常見。由于相關公眾已經在馳名與使用的商品或服務之間建立起了強烈的聯系，若允許他人在其他類別的商品或服務上注冊、使用與馳名商標相同或近似的商標，則會淡化、稀釋這種聯系，即破壞了該馳名商標的顯著性，甚至會貶損馳名商標的聲譽。在目前的評審和訴訟實踐中，對于馳名商標的跨類保護已不限于混淆要求，而是有限引入了反淡化保護。但是，就馳名商標反淡化保護的標準，尚未形成明確一致的意見，實踐中也出現了一定的混亂。
一方面，在某些案件中，法院對馳名商標跨類保護的商品類別跨度較大。例如，認定“美孚”為石油化工產品上的馳名商標，跨類保護至化肥等商品;認定“卡西歐”為電子計算器、電子表、電子音樂儀器商品上的馳名商標，跨類保護至地漏等商品;認定“歐珀萊”、“AUPRES”為化妝品商品上的馳名商標，跨類保護至香腸腸衣、避孕套等商品;認定“中信”為金融服務上的馳名商標，跨類保護至抽水馬桶等商品;認定“佐丹奴”為服裝上的馳名商標，跨類保護至哈達、壽衣等商品;認定“香奈兒”為化妝品、衣服上的馳名商標，跨類保護至衛生巾等商品。
另一方面，在第3347978號“海天”商標爭議案中，我委根據在案證據認定“海天”為醬油商品上的馳名商標，并跨類保護至無酒精果汁、礦泉水、可樂等商品上。但是法院一審認為，雖然在案證據可以證明“海天”為馳名商標，但是“海天”的固有顯著性較弱，且爭議商標和引證商標核定使用的商品類別在功能、用途、生產原料、制作工藝及銷售場所中的商品分類擺放等多方面存在明顯差異，爭議商標的注冊不會損害馳名商標注冊人的利益，在爭議商標已經獲準注冊并實際使用的情況下，不應將其予以撤銷。在第4718859號“強生qiangsheng”商標異議復審案中，法院一審認為被異議商標指定使用的酵母、食用香料等商品與引證商標核定使用的嬰兒護膚油、嬰幼兒用潤膚霜區別較大，相關公眾一般不致發生混淆，即使將引證商標認定為馳名商標，亦無法予以跨類保護。
在反淡化理論的起源國美國，就反淡化原則的適用也存在一定的爭議，其適用要件是較為復雜和嚴格的。目前，盡快形成較為明確、統一的馳名商標反淡化保護標準已經成為商評委和司法機關面臨的重要課題，應合理確定適用條件，一方面要保證給予馳名商標較高的保護，禁止減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的商標注冊或使用，對于知名度較高、獨創性較強、使用在日常消費品或服務上，相關公眾為普通大眾的馳名商標，對其保護的范圍應相對放寬。另一方面，也要防止馳名商標制度的濫用，隨意擴張馳名商標的權利范圍，造成馳名商標的“符號圈地”。
(三)第十條第一款(八)項“不良影響”的判定
商評委與法院在第十條第一款(八)項“不良影響”條款的適用上一直存在一定分歧，這也是近年來商評委敗訴的主要原因之一。其中，在關于“可能導致消費者誤認”是否構成第十條第一款(八)項之“不良影響”問題上的分歧，可能會因商標法第十條第一款(七)項修改而基本解決。新商標法實施后，對于尚未取得注冊的，“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的”商標可以依據第十條第一款(七)項不予注冊，而不再適用第十條第一款(八)項。目前，在“不良影響”的判定上，主要有以下兩個問題值得關注：
1.損害特定民事權益或者非以使用為目的，大量注冊商標的行為，是否可以適用第十條第一款(八)項“不良影響”予以規制。
我委在若干案件中，對明顯意圖攀附他人商標商譽，但是無法適用2001年商標法第十三條、第十五條、第三十一條規定的商標;或者存在非以使用為目的，大量注冊商標的行為，但是當事人在法律依據中未提及2001年商標法第四十一條第一款，適用了第十條第一款(八)項“不良影響” 予以規制，這些案件基本都被法院以法律適用錯誤予以撤銷。
《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第三條規定，人民法院在審查判斷有關標志是否構成具有其他不良影響的情形時，應當考慮該標志或者其構成要素是否可能對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響。如果有關標志的注冊僅損害特定民事權益，由于商標法已經另行規定了救濟方式和相應程序，不宜認定其屬于具有其他不良影響的情形。
新商標法首次明確了申請注冊商標應當遵循誠實信用原則，其作為法律原則雖然無法在個案中具體適用，但是具體法律規則的解釋與適用均應體現和貫徹維護誠實信用原則這一立法精神。新法實施后，我委將以維護誠實信用原則為指引，用足用好具體法律條款，特別是以新增加的第十五條第二款有效制止惡意搶注，而不宜在僅損害特定民事權益的案件中適用“不良影響”條款。
對于非以使用為目的，大量注冊商標的行為，由于其屬于擾亂商標注冊秩序的行為，應適用商標法第四十四條第一款予以規制，亦不宜適用“不良影響”條款。
2.企業名稱形式的商標與申請人企業名稱不符，是否屬于第十條第一款(八)項“不良影響”所指情形。
依據《商標審查及審理標準》，“商標由企業名稱構成或者包含企業名稱，該名稱與申請人名義存在實質性差異，容易使公眾發生商品或者服務來源誤認的”屬于第十條第一款(八)項“不良影響”所指情形。目前，該標準的適用主要有以下兩個問題：
一是商標雖然與申請人企業名稱不符，但是其關聯公司的企業名稱，可否判定為不構成“不良影響”。
在第7181856號“CHIVAS BROTHERS LTD”商標駁回復審案中，我委認為申請商標與其申請人的企業名稱“芝華士控股公司”存在實質性差異，容易使相關公眾對商品來源產生誤認，申請商標也無法發揮正常的市場區分功能，缺乏予以注冊保護的正當性，構成商標法第十條第一款(八)項“不良影響”所指情形。但是法院二審認為，根據在案證據可以認定芝華士控股公司與芝華士兄弟公司是關聯公司，且芝華士兄弟公司出具了同意函，同意申請商標在中國注冊，因此申請商標并不屬于《商標審查及審理標準》中規定的“商標由企業名稱構成或者包含企業名稱，該名稱與申請人名義存在實質性差異，容易使公眾發生商品或者服務來源誤認的”情形，應予核準注冊。
二是商標雖然與申請人企業名稱存在差異，但是商號部分完全相同，可否判定為不構成“不良影響”。
在第6209376號“WRANGLER JEANS CO.”商標駁回復審案中，商標注冊申請人的英文名稱為WRANGLER ALLAREL CORP.，我委認為申請商標與其申請人公司名義不符，易使消費者對商品來源產生誤認，從而誤買誤購，造成經濟和公共秩序上的不良影響，構成商標法第十條第一款(八)項“不良影響”所指情形。但是法院一審和二審均認為，申請商標中的英文“WRANGLER”是申請人蘭格勒服裝公司的英文商號，申請商標可以翻譯為“蘭格勒牛仔褲公司”，雖然申請商標的中文含義與蘭格勒服裝公司的企業名稱略有差異，但是存在特定對應關系，不易使相關公眾對商品來源產生混淆誤認，亦不會產生“不良影響”。
對《商標審查及審理標準》中確定的標準不宜僵化適用，應結合案件具體情況，充分考慮相關公眾的一般認讀習慣和認知水平。對于商標所含企業名稱的商號與申請人的一致，僅組織形式存在差異，但符合商業慣例或者存在特定對應關系或者屬于關聯公司，不會使公眾對商品或者服務來源發生誤認的，不宜判定為構成“不良影響”。
(四)商標法第四條的理解與適用
商標法第四條第一款規定：“自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊。”該條款闡明了可以申請注冊商標的主體、取得商標專用權的方式，同時，鑒于其對“生產經營活動”的強調，也被理解為是對申請注冊人應當有真實使用意圖的要求。正如最高人民法院在第4706970號“海棠灣”商標爭議案的有關再審申請的行政裁定書中所述：“從該條規定的精神來看，民事主體申請注冊商標，應該有使用的真實意圖，以滿足自己的商標使用需求為目的，其申請注冊商標的行為應當具有合理性或正當性。”
目前，關于該條款的理解與適用主要體現在以下兩種類型的案件中：
一是被異議商標申請人已被吊銷營業執照多年但尚未注銷的案件。理論上，雖然企業被吊銷營業執照僅說明其經營資格的喪失，并不意味著其法律上的民事主體資格已經滅失，其還可以在清算過程中對商標專用權進行處分，因此，不宜僅僅因被異議商標申請人營業執照被吊銷，就判定其喪失獲得商標專用權的主體資格。但是，若被異議人吊銷營業執照時間較長，其既未主動恢復合法經營資質，導致被異議商標因其經營受限而無法使用，也未及時辦理公司清算及注銷手續，或將被異議商標轉讓給他人，應判定其已無使用被異議商標的主觀意圖。對于尚處于注冊審核階段、尚未成為一項法定權利的被異議商標，從節約商標“符號”資源，促進商標實際使用的角度出發，應不予核準注冊。法院在第4408546號商標、第3183182號商標、第4280442號商標、第3848227號異議復審案中均據此判決撤銷我委裁定，被異議商標應不予核準注冊。法院在第3457556號商標異議復審案的二審判決中明確：“如果被異議商標注冊申請人的實際行為已經比較明確地表明其已經沒有使用被異議商標的意圖，應當認定其不再需要取得商標專用權，因此不符合《商標法》第四條的規定，不應核準被異議商標的注冊”。
北京市高級人民法院在今年1月份發布的《關于商標授權確權行政案件的審理指南》(以下稱審理指南)對該問題進行了明確，第二十四條明確規定：“申請注冊被異議商標的企業被吊銷營業執照但未辦理注銷手續，同時符合以下條件的，可以根據商標法第四條的規定，對被異議商標不予核準注冊：
(1)行政裁決作出時申請注冊被異議商標企業的營業執照已經被吊銷超過三年的;
(2)無證據顯示被異議商標已被轉讓或被許可給他人使用的;
(3)申請注冊被異議商標的企業未參加商標評審程序和后續訴訟程序，也未對其企業狀況及被異議商標情況作出說明或提出相關主張的;
(4)被異議商標系對引證商標的復制、摹仿且兩者指定使用的商品存在一定關聯的。”
二是商標注冊申請人非以使用為目的注冊商標的案件。例如在前述的第4706970號“海棠灣”商標爭議案中，最高人民法院就結合商標法第四條的立法精神，綜合李隆豐受訪時有關申請注冊爭議商標意圖的介紹和其申請注冊了30余件商標，其中不少與公眾知曉的海南島的地名、景點名稱有關等事實，判定李隆豐申請注冊爭議商標并無真實使用意圖，屬于不正當占用公共資源、擾亂商標注冊秩序，構成2001年商標法第四十一條第一款所指以“不正當手段取得注冊”的情形，認可了商評委和北京高院對此問題的認定。在第4809737號“ERE”商標爭議案中，我委綜合考慮爭議申請人東方希望包頭稀土鋁業公司在先使用“ERE”的知名度，爭議商標的申請人及其姐夫一貫的惡意注冊商標的行為及其無鋁錠生產能力、索要高額侵權賠償金等事實，判定爭議商標申請人并非基于從事正當生產經營活動的目的申請注冊爭議商標，其不正當注冊行為違反了商標法第四條關于申請注冊商標用于正當生產經營需要的規定，擾亂了商標管理秩序和市場經濟秩序，屬于2001年商標法第四十一條第一款所指“以其他不正當手段取得注冊”的情形，爭議商標應在全部指定使用商品上予以撤銷。
在上述兩種類型的案件中，準確把握商標法第四條的立法精神，對于促進商標使用、制止非正當目的注冊商標行為具有重要意義。值得注意的是，雖然北京市高院在審理指南中規定可以根據商標法第四條的規定，對被異議商標不予核準注冊，但是第四條屬于總則性規定，并非商標法有關禁止商標注冊的具體法律依據，基于職權法定原則，商評委在案件審理中直接適用該條款似乎存在法律障礙。從審理指南第二十四條的要件之四“被異議商標系對引證商標的復制、摹仿且兩者指定使用的商品存在一定關聯的”可見，適用第四條主要旨在規制缺乏正當性或合理性的商標注冊行為。商評委在具體案件中，雖然無法直接以第四條作為法律依據，但是可以在闡明第四條的立法精神的基礎上，適用商標法第四十四條第一款或者適用申請人主張的其他具體法條，裁定被異議商標不予核準注冊或者宣告爭議商標無效。
(五)商標法第四十四條第一款“其他不正當手段取得注冊”的理解與適用
按照《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第十九條，“其他不正當手段”是指屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。目前，商評委與法院已經基本達成共識，非以使用為目的，大量或多次搶注商標的行為應該屬于擾亂商標注冊秩序行為，屬于商標法第四十四條第一款所指“其他不正當手段取得注冊”的情形。這對于有力打擊惡意搶注行為具有重要意義，在前述的“海棠灣”商標爭議案、“ERE”商標爭議案，還有“蠟筆小新”系列商標爭議案中的適用均取得了良好的社會效果。但是，關于該條款可否適用在異議復審案件(新法實施后即為不予注冊復審案件)中還存在著較大的爭議。
在第4595766、4595767號“JOXOD”商標異議復審案和第4163604號“浪琴LANGQIN”商標異議復審中，法院一審和二審都明確表達了該條款位于2001年商標法第五章“注冊商標爭議的裁定”，只能適用于注冊商標爭議案件，不能適用與異議復審案件的觀點。但是在第4900149、4906700號NIKE系列商標異議復審案中，法院一審則認為：“其立法本意在于本著誠實信用的原則，制止惡意申請注冊商標的行為，維護良好的市場秩序。這一宗旨應當貫穿于商標審查、核準程序，異議和爭議程序的始終。如果商標局或者商評委在商標注冊階段即發現該商標申請人系企圖以欺騙收到或者其他不正當手段取得注冊，可以適用該條款不予核準注冊該商標注冊，而不必等待該商標被核準注冊后再適用該條撤銷不當注冊商標”，并最終綜合考慮被異議商標申請人在多個商品或服務類別上申請注冊了三十余個包含“NIKE”或“耐克” 的商標、耐克公司及其商標具有較高知名度等事實，判定被異議商標的注冊會擾亂商標注冊管理秩序，違反了2001年商標法第四十一條第一款的規定，應不予核準注冊。
我委認為，依據商標法第四條第一款的立法精神，民事主體申請注冊商標應當是基于正當使用的目的，確為生產經營所需要。商標法第三次修改也特別在總則部分增加了第七條第一款，明確規定：“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。”這對于行政執法機關和司法機關充分解釋運用具體法律條款，有效制止不具有正當性的商標注冊行為具有重要的指導意義。目前我國存在大量的商標掮客，他們不以使用為目的，僅是為了不正當占用資源或者謀取不正當利益，大量申請注冊商標。此類商標的注冊不僅對推動經濟發展毫無益處，還擾亂了正常的市場競爭秩序，浪費了大量的行政資源，造成了惡劣的社會影響。此類行為無論是在商標注冊程序中，亦或商標無效宣告程序中，均應一旦發現，立刻制止。若僅僅因為立法技術上的疏漏導致禁止“以其他不正當手段取得注冊”的條款僅存在于第五章“注冊商標的無效宣告”，在第三十五條有關提出異議的具體法律依據中未包含“以其他不正當手段取得注冊”的情形，就排除該條款在異議和不予注冊復審案件中的使用，則會導致擾亂商標注冊秩序的商標在異議程序中可以獲準注冊，但是一旦注冊即可被宣告無效的邏輯悖論，有違商標法第四條第一款和第七條第一款的立法精神。
(撰稿人：徐琳)
